Compartimos la aportación de Dª. Victoria Hernández Turiel, Abogada y Politóloga. Especialista en derecho de nuevas tecnologías. Experta en protección de datos, comercio electrónico y propiedad intelectual e industrial.
En el presente artículo, se analiza la violación de secretos como acto de competencia desleal que fue modificado por la Ley 1/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, la cual el 13 de marzo de 2021 cumplió dos años desde su entrada en vigor. Su estudio resulta fundamental, dado que junto los demás derechos de propiedad intelectual o industrial, los secretos empresariales constituyen uno de los bienes inmateriales más importantes de las empresas.
Se revisa la delimitación del concepto, su regulación, el ámbito de aplicación tanto objetivo como subjetivo (con referencia a una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó y estimó la acción declarativa de competencia desleal por violación de secretos), los supuestos en los que se entiende que la obtención de secretos es ilícita, junto a las acciones que se pueden ejercitar contra los infractores, ya sean estos personas físicas o jurídicas.
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Notas introductorias
En la normativa española de competencia desleal, recogida en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, de 10 de enero (en lo sucesivo, LCD); las conductas desleales se agrupan en una cláusula general (art. 5 LCD), y en un catálogo de actuaciones concretas que se reputan desleales encontrándose dentro de dicho listado la “violación de secretos”.
En este sentido, se considera desleal con respecto a los consumidores y usuarios toda conducta de un empresario o profesional que sea contraria a la buena fe, pudiendo influir de forma significativa en el comportamiento económico del consumidor, como es el caso de la “violación de secretos empresariales”.
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Delimitación del concepto y regulación
La LCD tipifica como desleal la conducta consistente en la divulgación o explotación de secretos industriales o empresariales a los que se haya tenido acceso de forma legítima con el deber de mantenimiento de la información reservada, o, por medio de espionaje o similar procedimiento, siempre que se realice dicho acto sin autorización ni consentimiento del titular.
En consecuencia, no se reputaría desleal dicha divulgación o explotación de secretos si el titular de la información consintió o dio autorización para que los mismos fuesen revelados.
Con respecto a su regulación, dicha conducta se encuentra delimitada en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, que remite a lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales. En este sentido, la novedosa Ley 1/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante, LSE), modifica el artículo 13 de LCD. Por lo tanto, desde su entrada en vigor el 13 de marzo de 2019, la violación de secretos empresariales, se regirá por lo dispuesto en la propia LSE.
En el artículo 1.1 LSE, se recogen las condiciones que debe cumplir toda información o conocimiento (incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero) para tener la consideración de secreto empresarial. En este sentido, establece que la información debe reunir tres requisitos.
En primer lugar, ser secreta, por no ser generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en los que se usa esa información o conocimiento, ni fácilmente accesible para las personas que se mueven en ese círculo. En segundo lugar, tener valor empresarial, ya sea este real o potencial. Por último, haber sido objeto de medidas razonables para su mantenimiento en secreto por parte del titular. El apartado segundo destaca que la protección se confiere al titular del secreto que puede ser una persona física o una persona jurídica siempre que ejerzan el control sobre el mismo, y el tercero incide en que lo dispuesto en la LSE debe respetar en todo caso lo dispuesto en el Título IV de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, con que tiene relación directa con la legislación de propiedad industrial.
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Ámbito de aplicación objetivo y subjetivo
Con respecto al ámbito objetivo, a diferencia del resto de actos tipificados en la LCD como desleales (concretamente los supuestos tipificados en el Capítulo II), para cuya persecución se exige por el párrafo primero del artículo 2 de la LCD que los actos “se realicen en el mercado” (es decir, que se trate de un acto con trascendencia externa) y “con una finalidad concurrencial” (presumiéndose que el acto tiene dicho fin cuando se revela objetivamente idóneo para influir en la toma de decisiones de los consumidores), en el supuesto de la violación de secretos industriales los elementos generales del ilícito concurrencial no son aplicables.
En consecuencia, en el marco de la ley, el acto no podrá ser perseguido en base a la concurrencia de esas circunstancias, sino que serán necesarias otras condiciones previstas en la LSE.
Con respecto al ámbito subjetivo, no es necesaria la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto, como se deriva del artículo 2 LCD, siendo el ámbito subjetivo coincidente con los demás supuestos contenidos en el Capítulo II LCD.
En este sentido, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en la Sentencia 474/2017, de 20 de julio (Recurso 578/2015) ratifica la estimación realizada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, la cual confirmó la sentencia dictada en primera instancia que estimó la acción declarativa de competencia desleal por violación de secretos por parte de la licenciataria tras resolverse el contrato de licencia y de aprovechamiento por terceros de esa infracción contractual.
En consecuencia, se desestima la excepción de falta de legitimación activa de la demandante, para el ejercicio de las acciones de competencia desleal, alegada por los demandados basándose en que no cumplía el requisito de “participar directamente en el mercado español”.
El Alto Tribunal entiende que la empresa extranjera demandante desarrolló un know how propio que fue objeto del contrato de licencia para su explotación en exclusiva en España por parte de la codemandada, de forma que entiende que si operaba en el mercado español a tenor del concepto contenido en el artículo 32.1 LCD, debiendo tenerse en cuenta que la conducta desleal alegada resulta ser la violación de los secretos industriales en qué consistía el know how junto al aprovechamiento de la infracción de la obligación de cesar en el uso del mismo tras la resolución del contrato de licencia.
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¿Cuándo se considera ilícita la obtención de secretos empresariales?
A la luz del artículo 3.1 LSE, la obtención ilícita de secretos empresariales sin consentimiento del titular por parte de una persona física o jurídica se reputa ilícita o desleal en varios supuestos.
En primer lugar, cuando la obtención se produzca mediante el acceso, apropiación, o copias no autorizadas de documentos, ficheros electrónicos u otros soportes que contengan el secreto, o a partir de los cuales el mismo se pueda inferir.
En segundo lugar, cuando la misma se lleve a cabo mediante otras actuaciones contrarias a las practicas comerciales leales a la luz de las circunstancias.
En tercer lugar, cuando la utilización o revelación del secreto las realice quien obtuvo acceso al mismo de forma ilícita, haya infringido un acuerdo de confidencialidad a que venía obligada u otra obligación contractual o extracontractual que limitase la utilización del secreto (artículo 3.2 LSE, sobre la utilización o revelación directa de secretos).
Así mismo, cuando la persona que realice la relevación u obtención supiese en ese momento o debiese saber que obtenía el secreto de la persona que lo utilizaba de forma ilícita, de forma que se condena a estos sujetos, aunque no hayan sido ellos de primera mano quienes hayan obtenido el secreto ilícitamente (artículo 3.3 LSE, relativo a la obtención, utilización o revelación indirecta de secretos).
Por su parte, la ley también condena a la persona que efectúa ventas de mercancías infractoras (que son los productos o servicios cuyo diseño, rasgos o funcionamiento se benefician de secretos obtenidos o empleados de forma ilícita) cuando conozca o deba conocer que el secreto que incorporan se utilizó de forma ilícita (artículo 3.4 LSE).
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Mecanismos judiciales: No intervención de la CNMC e inexistencia de procedimiento administrativo previo
A diferencia de lo que sucede con el resto de las prácticas comerciales desleales, las acciones frente a la violación de secretos empresariales no son las establecidas con carácter general en la LDC, las cuales se interponen frente a los Juzgados de lo Mercantil; puesto que la ley remite a la LSE, que es la que establece las acciones judiciales y las indemnizaciones que puede solicitar al infractor aquella persona física o jurídica que vea afectados sus intereses particulares (teniéndose en cuenta para determinar la indemnización correspondiente, el daño producido, el lucro cesante, y el enriquecimiento injusto del infractor, además de los eventuales daños morales).
Así mismo, al tratarse de demandas por intereses particulares, tampoco interviene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ni existe procedimiento administrativo previo, por lo que hay que acudir a la vía judicial.
En este sentido, la LSE prevé como mecanismos judiciales: acciones civiles (art. 9), diligencias preliminares (arts. 17- 19 LSE) y medidas cautelares (arts. 20-25 LSE). Así mismo, destaca en el artículo 15 la importancia de la confidencialidad dentro del procedimiento judicial. Por su parte, para la determinación de la indemnización económica, se habrá de acudir al artículo 10.1 LSE.
En virtud del artículo 9 LSE, todo empresario afectado por la violación de uno o varios secretos empresariales puede interponer, dentro de los 3 años siguientes al conocimiento de la violación, a tenor del artículo 11 LSE una demanda en ejercicio de varias acciones civiles a saber:
La acción declarativa de la existencia de una violación (art. 9.1 a); acción de cesación de los actos susceptibles de generar la violación (art. 9.1 b); acción que declare la prohibición de la fabricación, venta, exportación o almacenamiento de los productos o servicios infractores (art. 9.1 c), d) y f): acción de remoción o destrucción total o parcial de los documentos, ficheros u otros soportes que contengan el secreto (art. 9.1 e); acción para que se acuerde la publicación de la sentencia condenatoria que en todo caso deberá preservar el secreto empresarial violado (art. 9.1 h); y, por último, acción condenatoria al pago de una indemnización reparadora del daño causado (en este caso si actuó con dolo o culpa el infractor, art. 9.1 g), y pudiéndose tener en cuenta para la determinación del perjuicio económico lo dispuesto en el artículo 10.1 LSE, como el perjuicio económico incluido el lucro cesante, el enriquecimiento injusto del infractor, o el perjuicio moral experimentado por el empresario titular del secreto) .
Con respecto a la indemnización, la LSE establece en el artículo 10.1 que podrá incluir los gastos de investigación en que incurra el empresario para la obtención de pruebas para acreditar la violación. Además de forma alternativa, se podrá solicitar una indemnización adicional acorde con el importe que el infractor debió haber pagado por la concesión de la licencia que le hubiese permitido explotar el secreto de forma lícita. También podría pedir que se imponga al infractor una indemnización coercitiva por cada día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de lo contenido en la sentencia, como se deriva del artículo 9.6 LSE.
Por su parte, la LSE dispone en el apartado 2 del artículo 9 que, las medidas que ordenen la entrega o destrucción de los soportes que contengan el secreto, o acuerden la destrucción de las mercancías infractoras se realizaran a expensas del infractor, y no restringirán el derecho a la indemnización de daños y perjuicios que pueda tener el demandante.
Por último, la LSE permite que el empresario titular solicite al órgano judicial que lleve a cabo diligencias preliminares de comprobación de hechos, acceso a fuentes de prueba o aseguramiento de esta; para precisar y aclarar cuestiones esenciales que podrán ser posteriormente empleadas en un eventual proceso y que el no pueda obtener por sus propios medios (medidas que se regirán por lo establecido en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes y en la LEC). Junto a estas, la ley permite la adopción de las medidas cautelares fijadas en los artículos 20 a 25, para asegurar la efectividad de una eventual sentencia de condena.
