Con cierta regularidad, nos consultan clientes que han recibido un requerimiento de la competencia en el que le conmina a cesar en el uso de su marca pues genera confusión con la suya que se encuentra registrada.
Igual ocurre, cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas deniega la inscripción de una marca por confundirse con otra anteriormente registrada.
El centro neurálgico del escenario que analizamos, pasa por determinar, o mejor dicho interpretar, si la marca de nuestro cliente en cuestión, supone para el público, por su similitud, un riesgo de confusión para la marca de la competencia, que sí está registrada.
De entender que si hay similitud suficiente, ya sea fonética, gráfica o conceptual, como para generar un riesgo de confusión en el público, deberemos de cesar en el uso de la marca, sin que haya lugar a su inscripción administrativa, so pena de arriesgarnos a un procedimiento judicial en el que la demandante solicite al Juez el cese y una posible indemnización de daños y perjuicios.
Oigamos al Tribunal Supremo sobre el alcance del término “riesgo de confusión” en el derecho de marca, que insisto que es la clave de la cognición que se me plantea:
“cabe recordar la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004 EDJ 2004/40343 , que, con cita de otras del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, declaró, en relación con la valoración jurídica de unos hechos en orden a determinar si concurre ese concepto jurídico en que consiste el riesgo de confusión, que «A. El riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que es función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede – artículos 1 de la Ley 32/1988 EDL 1988/13320 y 2 de la Directiva 89/104, interpretado por las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 2002, C.206/01, Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed (48) y (49) EDJ 2002/60291 , y 20 de marzo de 2003, C.291/00, LTJ Diffusion, S.A. c. Sadas Vertbaudet, S.A. (45) EDJ 2003/5002 . B. El riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión. Así lo ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 – C.251.95, Sabel BV c. Puma AG. EDJ 1997/15503 : (18) la letra b del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión… (19) ésta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión (…) constituye la condición específica de la protección-. En el mismo sentido se pronunciaron las Sentencias del referido Tribunal de 22 de junio de 1999 – C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV (17)- EDJ 1999/26400 y 10 de abril de 2003 – Travelex Global and Financial Services Ltd. e Interpayment Services Ltd. c. Comisión (124) – EDJ 2003/241956 . C. La existencia del riesgo de confusión debe apreciarse de un modo global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes. Lo destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 – Canon Kabushiki Kaisha c. Metro Goldwyn-Mayer Inc. (16) – EDJ 1998/15013 , 22 de junio de 1999 – C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV (18)-, 22 de junio de 2000 – C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40)- EDJ 2000/13640 y 9 de abril de 2003 – Durferrit GmbH c. OAMI (42) – EDJ 2003/241962 . Ello implica el reconocimiento de una cierta interdependencia entre los factores que han de ser tomados en consideración. La mencionada Sentencia de 29 de septiembre de 1998 (17), seguida por las de 22 de junio de 1999 (19) y 9 de abril de 2003 (43), se refiere, en particular, a la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos… de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa. D. El riesgo de confusión debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria. La Sentencia de 22 de junio de 1999 – C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV- se refiere al (25)… consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate… al cual se supone (26) un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz. Además, se debe tomar en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 – Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (23)- y 22 de junio de 1999 – Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV (25). El nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, cual precisan la citada Sentencia de 22 de junio de 1999 (26) y la de 9 de abril de 2003 – Durferrit GmbH c. OAMI (44) -. E. Para advertir la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan, según indica la Sentencia de 22 de junio de 1999 – Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV: (27 y 28)-, de manera que no cabe descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva. F. Finalmente, el artículo 31 de la Ley 32/1988 EDL 1988/13320 , refiere el ius prohibendi reconocido al titular de la marca registrada, en todo supuesto (sin haberse adaptado a lo establecido en el artículo 5 de la Directiva, apartados 1.a, para el caso de identidad de signos para productos o servicios idénticos, y 2, para el caso de las marcas renombradas L1988/13839q), sólo a productos o servicios idénticos o semejantes a los designados con ella (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 2000 – C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV- en la interpretación del artículo 5.1.b de la Directiva 89/104), esto es, dentro del llamado principio de especialidad».
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Asimismo, y a mayor abundancia, hemos de reparar en que el “riesgo de confusión” de una marca registrada con otra que está siendo explotada en el mercado, no obedece solamente a la construcción jurisprudencial antes indicada, sino que, además, trae causa en la propia Ley de Marcas, en cuyo artículo 34, bajo la rúbrica “derechos conferidos por la marca”, establece la prohibición de utilizar un signo o una marca idéntica o similar a la registrada:
“2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.
